중국에서 페이스북의 FACEBOOK과 달리 애플의 iPhone 상표는 독점 사용이 안 되는 이유

최근 비슷한 시기에 세계적으로 유명한 미국의 상표인 “iPhone”의 애플과 “FACEBOOK”의 페이스북이 중국에서 동일한 모방상표에 대하여 제기한 이의신청에 관하여 중국 고급인민법원(‘대법원’급)이 애플에게는 패소판결을 페이스북에는 승소판결을 하였습니다.

 “외국에서만 널리 알려진 상표”라도 상표권 이전 등을 기회로 금전적 이득을 얻거나 주지저명한 상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 가지고 출원한 모방상표의 경우 한국에서는 무효심판 등을 제기하여 소멸시킬 수가 있으나,

중국에서는 모방상표라고 하여도 중국 내에서 유명하지 않거나, 외국의 유명 상표권자와 거래관계 등이 있는 중국 개인(기업)이 출원한 경우가 아니라면 상표 원권리자의 독점 사용이 불가하여 해당 중국 권리자로부터 막대한 비용을 주고서라도 상표를 이전 받을 수 밖에 없게 됩니다.

따라서, 애플과 페이스북의 사례를 바탕으로 향후 유사한 사안이 발생되는 경우 대처방안을 강구해볼 수 있으며, 바람직하게는 사전에 모방상표로 인한 상표권 등록좌절을 예방할 수 있을 것입니다.

◎ 애플의 iPhone

2007년 애플은 iPhone을 최초로 미국에서 출시하였고, 2007년 9월 애플과 전혀 관계없는 중국인이 상표 “IPHONE”을 제18류(가죽지갑 등)에 출원한 후 이를 중국 가죽제품 회사인 신통천지 테크놀로지(Xintong Tiandi Technology, 이하 신통)에 2011년 권리 이전하였습니다.

2009년 애플은 중국에서 iPhone을 판매하기 시작, 즉, iPhone의 중국 출시 전 모방상표가 먼저 출원되었습니다.

이후, 애플이 신통의 모방상표에 대하여 이의신청을 제기하였으나, iPhone이 중국에 알려지기 시작한 것이 모방상표 출원 후인 2009년이라는 이유로 중국 특허청, 중국 상표심판원, 베이징 중급인민법원, 베이징 고급인민법원 모두신통의 “IPHONE” 상표출원이 유효하다고 판단함으로써 애플이 패소하였습니다.

2007년 애플이 iPhone을 세계적으로 출시하기 전 제9류(스마트폰 등)로 중국 출원하였으나, 이는 중국의 모방상표가 속한 제18류와는 지정상품이 상이해서 이때의 출원을 통해서 모방상표가 거절될 수는 없었습니다.

◎ 페이스북의 FACEBOOK

2006년 페이스북은 제35류와 제38류에 “FACEBOOK” 상표를 출원하였습니다. 이는 이하 모방상표와는 서로 비유사한 상품/서비스업으로 이를 통해서 모방상표가 거절될 수는 없었습니다.

2008년 중국에 페이스북 서비스가 개시되었으나, 2009년 이후 중국에서 페이스북 서비스가 차단되었습니다.

2011년 Liu Hongqun이라는 중국인이 “face book”이라는 상표를 사용하여 제32류(과일 쥬스 음료 등)에 출원하였습니다. 즉, 모방상표 출원 전 페이스북 서비스가 중국에 널리 알려져 있었습니다.

이후, 페이스북이 이의신청을 제기하였는데, 베이징 중급인민법원과 베이징 고급인민법원은 모두 Liu Hongqun의 상표출원은 타인의 유명한 상표를 모방하여 부정한 수단으로 상표를 등록 받은 것에 해당한다(중국상표법 44조1항)고 판단하여 페이스북이 승소하였습니다.

iPhone과 FACEBOOK 사건에서 애플과 페이스북이 주장의 근거로 삼은 법조문은 이하와 같습니다.

- 중국상표법 10.1.(8)

사회주의 도덕 풍속을 해치거나, 기타 좋지 않은 영향을 주는 표지는 상표로 사용할 수 없다.​

- 중국상표법 13(2)

동일 또는 유사하지 않은 상표등록출원이 이미 중국에서 등록한 유명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 공중의 오인을 초래하고, 그 유명상표의 등록권자의 이익에 손해를 입힐 우려가 있을 경우 등록을 허용하지 아니하고 사용을 금지한다.

- 중국상표법 44(1): 2013년 개정 전에는 41(1)* 

이미 등록된 상표가 이 법 제10조, 제11조, 제12조 규정에 위반되거나 또는 사기 수단 내지 기타 부정한 수단으로 등록 받은 경우 상표국은 해당 등록상표를 무효로 한다. 기타 단위 또는 개인은 상표평심위원회에 해당 등록상표의 무효선고를 청구할 수 있다.

(*애플은 위 규정을 상표청/상표심판원 단계에서는 주장하지 않다가 마지막 단계인 고급인민법원에 가서야 추가 주장하였음)

iPhone과 FACEBOOK의 사례와 같이 중국에서 실제 제품이 판매되거나 서비스가 개시되기 전 모방상표가 출원되어 등록된 경우 설사 해당 상표가 중국 밖에서 이미 널리 알려져 있더라도 모방상표를 무효화시키는 것은 iPhone과 같은 전세계적으로 알려진 상표라 하더라도 현재의 중국 법제에서는 어렵다고 볼 수 있습니다.

즉, 중국으로의 사업 진출이 예상되는 경우라면 사전에 상표권을 획득해두는 것이 다른 어느 국가에서보다 중국에서 중요하다고 할 수 있습니다.

한편, 페이스북이 중국정부 정책에 협조를 잘 해서 유리한 판결을 받았다거나, 애플이 위 44조1항의 ‘기타 부정한 수단으로 등록 받은 경우 상표를 무효로 할 수 있다’는 주장을 고급인민법원에 와서 뒤늦게 추가하여 고급인민법원에서 이를제대로 판단하지 못하여 실기했다는 지적도 있습니다.

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