카카오프렌즈의 유명 캐릭터인 “FRODO”에 대한 유명 판타지 영화 “반지의 제왕”의 미국 영화제작사가 제기한 상표 이의신청에 있어서 주식회사 카카오의 승소 결정

(출처: 카카오프렌즈)

●  개 요

지난 2017년 하반기에, 영화 “반지의 제왕(THE LORD OF THE RINGS)”과 “호빗(The Hobbit)”의 제작사 “더 소울 젠쯔 컴퍼니(The Saul Zaentz Company)(이하, 이의신청인)”가, 한국 최대 모바일 메신저 “카카오톡(KakaoTalk)”의 제공사로서 최근에는 캐릭터 산업에서 “카카오프렌즈(Kakao Friends)” 캐릭터로 큰 인기를 끌고 있는 “주식회사 카카오(Kakao Corp.)(이하, 출원인)”의 카카오프렌즈 캐릭터 “​​​”에 대하여, 위 영화의 등장인물 중 “FRODO BAGGINS()”의 이름 부분 “FRODO”가 서로 유사하다는 이유로 특허청에 상표 이의신청을 제기하였습니다.

이의신청인은 이의신청인이 제작한 각종 영화가 흥행을 하였으며, 그 영화의 일부인 “반지의 제왕(The Lord of the Rings)”과 “호빗(The Hobbit)”의 등장인물 중 “FRODO BAGGINS”와 그 이름부분 “FRODO”가 국내·외에서 널리 알려져 있고, 이의신청인의 캐릭터 라이센싱 사업을 통하여 위 등장인물의 성명과 이름이 출원인의 출원상표 “​”​의 지정상품과 동일·유사하거나 경제적으로 밀접한 관계가 있는 상품들에 상표로서 사용되어 왔다고 주장하며 각종 증거를 제출하였습니다.

(출처: 영화 The Lord of the Rings, The Hobbit 포스터)

●  당소의 대응

이에, 당소에서는 이의신청인의 주장은 영화 “반지의 제왕(The Lord of the Rings)”과 “호빗(The Hobbit)”이 널리 알려졌음을 주장하는 것에 불과하고, 그 등장인물 중 “FRODO BAGGINS(​​​​)”와 그 이름부분 “FRODO”가 널리 알려져 있음을 보여주는 것이 아니며,

만일 “FRODO BAGGINS(​)”와 그 이름부분 “FRODO”가 널리 알려졌다는 점이 인정된다고 하더라도 이의신청인이 제출한 증거만으로는 그러한 명칭이 상품의 출처표시인 상표로서가 아닌 영화나 소설의 등장인물로서 널리 알려져 있음을 보여주는 것에 불과하여, 이는 상표의 사용으로서 주지·저명성을 획득한 것이 아니라 영화나 소설의 내용과 함께, 제호로서 일반 수요자들에게 널리 알려진 것이고,

더욱이 국내에서의 “FRODO BAGGINS()”와 그 이름부분 “FRODO”를 사용한 상품의 판매 수입이나 매출액 등은 파악할 수가 없어서 국내에서 상표로서 널리 또는 특정인의 출처로서 알려져 있는지 파악할 수가 없고,

영화나 소설이 널리 알려졌다고 하더라도 곧바로 그 등장인물들이 널리 알려졌다고 할 수도 없는데다가 그러한 등장인물의 명칭이 상표로서 널리 알려졌다고 볼 수는 없는 점 등을 주장하였습니다.

당소의 위와 같은 주장에 따라, 특허청은 이의신청인의 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기에 부족하고, 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 보기에도 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 이의신청을 기각하여 주식회사 카카오의 손을 들어주었습니다.

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